대법원 판단에 따른 실시료 반환 원칙과 반환 특약 및 해지 조항의 설계
특허 실시계약을 체결한 뒤 대상 특허가 무효로 확정되더라도, 대법원은 무효 확정 전까지 지급한 실시료를 원칙적으로 반환 대상이 아니라고 판단합니다. 실시권자가 계약 기간 동안 독점적 실시의 이익을 누렸다는 점이 근거입니다.
이에 따라 특허 무효에 대한 위험 배분은 계약서의 반환과 감액 특약, 해지 조항으로 정해야 합니다. 실시권자와 특허권자가 특허 실시계약에서 검토할 주요 사항을 정리합니다.
1. 특허 무효의 효과와 실시계약
특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봅니다(특허법 제133조 제3항). 그렇다고 그 특허를 대상으로 한 실시계약까지 처음부터 무효가 되는 것은 아닙니다.
대법원은 실시권자가 계약 기간 동안 특허권자의 금지 청구를 받지 않고 독점적으로 실시할 수 있었던 이익을 얻었다고 보았습니다. 그래서 무효 확정 이후부터 계약이 이행불능 상태가 될 뿐이라고 판단했습니다.
2. 이미 낸 실시료의 반환 여부
대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결은 특허권자가 무효 확정 전까지 받은 실시료를 부당이득으로 반환할 의무가 없다고 판단했습니다.
무효 확정 전 기간에 대해 아직 내지 않은 실시료도 원칙적으로 지급해야 합니다. 무효 주장을 이유로 실시료 지급을 미루면 오히려 미지급 대금 청구를 받을 수 있습니다.
다만 특허의 무효로 계약 체결 당시부터 이행이 불가능했다고 볼 특별한 사정이 있거나, 계약 내용이 반사회적인 경우처럼 계약 자체의 무효 사유가 있으면 판단이 달라질 수 있습니다.
3. 착오 취소와 그 한계
실시권자가 특허가 유효하다고 믿고 계약했다면 착오를 이유로 계약을 취소할 수 있는지도 문제됩니다(민법 제109조). 착오 취소가 인정되려면 그 착오가 계약 내용의 중요 부분에 관한 것이고 중대한 과실이 없어야 합니다.
특허는 언제든 무효가 될 수 있다는 위험을 전제로 거래되는 경우가 많아 착오 취소가 쉽게 인정되기는 어렵습니다. 계약 전 특허 유효성 검토 자료와 특허권자의 설명 내용을 보존해 두어야 착오나 기망을 주장할 근거가 생깁니다.
4. 실시권자가 둘 반환과 감액 특약
판례가 원칙적으로 반환을 인정하지 않으므로 무효가 확정되면 일정 기간의 실시료를 반환하거나 감액한다는 특약을 계약서에 직접 넣는 것이 가장 확실한 대비입니다.
여러 특허를 묶어 라이선스를 받는 경우에는 특허별 실시료 배분이나 일부 무효 시 감액 산식을 정합니다. 청구범위가 정정으로 좁아져 제품이 더 이상 권리 범위에 들지 않는 경우의 처리도 함께 둡니다.
선급 실시료와 최소 실시료가 있는 계약이라면 무효심판이 청구된 때 지급을 유예하거나 에스크로에 맡기는 방식도 협상할 수 있습니다.
| 조항 | 주요 검토사항 |
|---|---|
| 반환 특약 | 무효 확정 시 반환 범위와 기간, 반환 비율 |
| 감액 산식 | 특허별 실시료 배분, 일부 무효와 정정 시 처리 |
| 지급 유예 | 무효심판 청구 시 지급 유예 또는 에스크로 |
| 보증과 비반환 | 유효성 비보증, 기수령 실시료 비반환 문구 |
| 해지 | 무효심판 청구 시 해지권, 부쟁 조항의 대체 |
5. 특허권자가 확인할 조항
특허권자는 특허 유효성을 보증하지 않는다는 문구와 무효 시 이미 받은 실시료를 반환하지 않는다는 문구를 명확히 둡니다. 판례의 원칙과 같은 내용이라도 계약서에 적어 두면 분쟁 비용을 줄일 수 있습니다.
실시권자가 특허의 효력을 다투지 못하게 하는 부쟁 조항은 공정거래법상 불공정한 행위로 문제될 수 있습니다. 부쟁 조항보다는 실시권자가 무효심판을 청구하면 계약을 해지할 수 있게 하는 방식이 현실적입니다.
연말에는 실시료 정산과 계약 갱신 협상이 몰립니다. 갱신 시점에 특허의 존속기간과 분쟁 현황을 반영해 실시료와 조항을 다시 정할 필요가 있습니다.
6. 기업에 대한 시사점
특허 실시계약에서 무효 위험은 판례상 실시권자에게 불리하게 배분되어 있습니다. 실시권자는 계약 단계에서 반환과 감액 특약을 확보해야 무효 이후의 손실을 줄일 수 있습니다.
특허권자는 비반환과 해지 조항을 명확히 하되, 부쟁 조항처럼 공정거래법상 문제될 수 있는 방식은 피할 필요가 있습니다. 실시료 정산과 갱신 시점에 특허의 존속과 분쟁 현황을 반영해 조항을 재검토하는 것이 바람직합니다.
